Formato Nulidad de Registro Marca Honduras

1. Mi Representada, es titular de la marca “………………”; como consta en el Certificado de Registro, bajo el No. ……………… tomo ……………… folio ……….
2. Posteriormente presentamos Solicitud de Registro de la marca de fábrica “…… ……………… ……………..” mediante solicitud de registro No. ……….. y llevado a cabo en el examen de fondo, para el estudio o no de la inscripción de esta nueva marca, esta Oficina de Registro, se objetó que: Hay similitud con solicitud de la marca “…… ……………… ……………..”, presentada por ……………., tramitada bajo el expediente No. …………….
3. Desde fecha ….. de …….. de ……., con fundamento en el artículo 143 de la Ley de propiedad Industrial solicitamos la caducidad de los tramites de la solicitud de registro denominada “…… ……………… ……………..”, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO MÁS DE SEIS MESES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN REALIZADA (RETIRO DEL AVISO) y durante ese tiempo no se había continuado con el trámite de dicha solicitud; y que se cumplía lo estipulado en la Ley, en el sentido que, si en determinado tiempo no se insta el proceso, se tendrá por caducado su trámite. Sin embargo, esta oficina de marcas por acción o por omisión, mal archivo nuestra petición de fecha …….de ………. de ………, con fundamentos improcedentes.
4. Nuevamente en fecha …….de …….. de ………, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial, solicitamos repetidamente la caducidad de los tramites de la solicitud de registro denominada “…… ……………… ……………..”, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO MÁS DE SEIS MESES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN REALIZADA (RETIRO DEL AVISO), bajo los mismos fundamentos de nuestra solicitud anterior de fecha …. de ……….
5. Mediante providencia de fecha …… de ……. de ….., la oficina de marcas declara con lugar nuestra petición y caduca la solicitud de registro de la marca “…… ……………… ……………..” señalando que “..al realizar una búsqueda en nuestro sistema se puede constatar que han transcurrido más de seis (6) meses (desde el …… de …. del ……..) sin que el interesado haya instado el curso del procedimiento en dicho Expediente, asimismo aliméntese la base de datos haciendo la modificación respectiva y posteriormente archívense las presentes diligencias sin más trámite; articulo 143, Ley de Propiedad Industrial.-“
6. En providencia de fecha …… de …….. de …… esta oficina de marcas oficiosamente resuelve “…dejar sin valor y efecto la providencia de fecha ……..de …… del ……. en virtud que al momento de resolver la misma la titular de la marca solicitante no había presentado las publicaciones correspondientes, mismas que son presentadas en ……. de ………, ya que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 143 párrafo primero establece que «Las solicitudes de registro se tendrán por caducadas si correspondiendo al solicitante cumplir algún trámite, este no se realiza dentro de seis (6) meses, contados desde la última notificación que se hubiese hecho al interesado y se ordenara su archivo sin más trámite’ y en virtud de que la ley no establece un término para las publicaciones de la Gaceta y tomando en cuenta la última publicación que fue realizada en Marzo, por lo que al mes de Septiembre está dentro de los seis meses; sumado a esto debemos tomar en cuenta el derecho de preferencial que le asiste a la parte solicitante de la marca;”. Publicaciones que fueron presentadas por ……………. 52 días después que solicitamos inicialmente la caducidad de la marca.
7. En fecha ….. de ….. de …., maliciosamente la oficia de marcas, nos notifica por tabla de avisos la providencia anterior de fecha …… de …….. de ……..
8. Mediante RESOLUCIÓN ……….., de fecha …… de ……. de ………, esta oficina de marcas, prestamente concede el registro de la marca “…… ……………… ……………..”, presentada por ……………., tramitada bajo el expediente No. …………….

Todo lo anterior con una eficiencia administrativa y oficiosidad engañosa, y flagrante abuso de autoridad en virtud del conocimiento de nuestra oposición al registro de dicha marca, y como se evidencia en autos, sin representación legal activa de la otra parte, ya que el apoderado legal de ……………. ni siquiera hizo uso de su derecho de petición (o principio de contradicción), puesto que oficiosamente el mismo fue pródigamente defendido por esta oficina de marcas, violentando derechos fundamentales de nuestra representada, derecho a la defensa y debido proceso.

INFRACCIONES LEGALES

Motivos de nulidad de actuaciones

Es procedente la acción de nulidad en cualquier momento, ya que se ha violentado el debido proceso y el derecho a la defensa de mi representada contemplados en los artículos 88, 82 y 90 de la Constitución de la Republica, siendo que consta en autos que oficina de marcas, resuelve peticiones sin fundamento, oficiosamente emite y deja sin valor providencias arbitrariamente, ejecuta notificaciones maliciosamente; todo ello excediendo sus facultades, en violación grave del principio de legalidad, establecidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la Republica, en relación a las normas que desarrollaremos y los motivos de nulidad que se señalan en los artículos: 34, 35 y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Que llamaremos también LPA); ya que los actos administrativos son nulos: “a)….b) …; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido;…d)….e)… f) Los que contraríen lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública” y “son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder…., la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado” por los siguientes hechos y actuaciones viciadas:

1. Denominación Contenida, idéntica a la Marca de mi Representada: Mi representada es titular de la marca que protege lo productos de la clase 3 clasificación oficial, se protege únicamente y especialmente la denominación «………………» lo cual conforme al artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, le otorgo a mi representada el derecho al uso exclusivo de dicha denominación; del resultado del estudio de fondo, esta autoridad, debió advertir con la oficiosidad que le caracteriza que existe registrada la marca de mi representada, que está contenida totalmente en la marca contrapuesta “…… ……………… ……………..” lo cual debió advertirse al peticionario, para que modificara su solicitud, por medio de las objeciones de oficio que en esta ocasión si correspondía señalar; ya que, se adecua a las hipótesis contenidas en al artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo que, la marca contrapuesta es idéntica a la marca de mi representada, está contenida totalmente en la marca protegida y pretende amparar los mismos productos, lo cual evidentemente crearía confusión absoluta; y con la oficiosidad que le caracteriza a esta oficina de marcas, debió ser objeto de objeciones al registro, en observación del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Caducidad de Solicitud de Marca: En el orden administrativo, la caducidad extintiva constituye una forma de extinción de los derechos, implica que un derecho sustantivo se extingue por el transcurso del tiempo y su falta de ejercicio, lo cual está íntimamente ligado con los principios de legalidad y de seguridad jurídica. En nuestro caso la caducidad del procedimiento administrativo se produce, cuando se paralizo el procedimiento desde que se retiró el aviso -causa imputable al interesado-, sin que durante 6 meses hubiese actividad en el expediente, y, consumido este plazo sin que el interesado realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación -presentación de avisos-, la administración debía acordar el archivo de las actuaciones.
   • Al efecto de lo anterior en ninguna de sus partes, la LPA señala que la administración puede interpretar la aplicación de la caducidad y mucho menos fijar un término diferente a los 10 días a falta de termino expresamente señalado por la Ley, es por ello que la providencia de fecha ……. de ……. de …… al admitir las publicaciones después de los 6 meses y caducada la solicitud de marca, solo con señalar que: “…la ley no establece un término para las publicaciones de la Gaceta…” incurre en un flagrante abuso de autoridad, a falta o errónea aplicación de los artículos 43 de la LPA, que señala: “Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración.”; el “Artículo 45. Los plazos empezarán a correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la notificación…, del acto de que se trate.”; el “Artículo 46. ….Los plazos fijados en meses se computarán de fecha a fecha, …”; y el “Artículo 48. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para una actuación administrativa, éste será de (10) diez días.”. En este caso la Ley de Propiedad industrial si establece el termino de 6 meses desde la última notificación o retirar el aviso, de lo contrario el solicitante podría hacer la publicación antes del vencimiento de los 6 meses y el expediente podría estar inactivo por 1 año, si aplicamos el nuevo criterio selectivo de esta Oficina de Marcas.
   • Ante nuestra primer solicitud con fecha ….. de …. de ……., no admitida e incorrectamente archivada por esta Oficina de Marcas, de la caducidad de la solicitud de marca “…… ……………… ……………..”, la oficina de marcas violento el debido proceso en relación al artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que desde esa fecha de agosto, al realizar una búsqueda en el sistema, se podía constatar que habían transcurrido más de seis (6) meses (desde el ….. de …… del ……) sin que el interesado (…………….) instara el curso del procedimiento en dicho Expediente; y la oficina de marcas, archivo erróneamente nuestra solicitud que no consta en el expediente No. ……………. Las publicaciones de la marca contrapuesta, fueron presentadas 52 días después que solicitamos inicialmente esta caducidad de la marca.
   • Ante nuestra segunda solicitud de caducidad con lugar, que mediante providencia de fecha ….. de …… de ….., declara la caducidad de la solicitud de registro de la marca “…… ……………… ……………..” y que luego se deja sin efecto con providencia de fecha …….. de ……… de ……, la oficina de marcas violenta el debido proceso establecido en la constitución, en relación al artículos 43, 45, 46, y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo desarrollados en el numeral que antecede 2.1 y en relación al artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que dicho articulo es claro y no se presta a interpretaciones arbitrarias “Las solicitudes de registro se tendrán por caducadas si correspondiendo al solicitante cumplir algún trámite, éste no se realiza dentro de seis (6) meses, contados desde la última notificación que se hubiere hecho al interesado y se ordenará su archivo sin más trámite.” -subrayado nuestro- NO hace salvedad y tampoco menciona  después de la última actuación fuera del expediente como publicaciones, como lo quiere interpretar erróneamente la Oficina de Marcas para favorecer a dicha empresa.
   • Dicha interpretación de la Oficina de Marcas es violatoria y configura abuso de autoridad, ya que el artículo 205 de nuestra constitución señala que únicamente corresponden al Congreso Nacional interpretar las leyes; y conforme al artículo 321 de dicha constitución, “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”

3. Dejar sin valor y efecto una providencia: La Oficina de Marcas, en la providencia de fecha 14 de octubre de 2019 al resolver sin fundamento legal alguno decide: “…dejar sin valor y efecto la providencia de fecha 23 de Septiembre del2019…” incurre en un flagrante abuso de autoridad, violenta los principios del debido proceso y de legalidad, ya que ni siquiera existe esta figura -propiamente dicha de dejar sin valor y efecto- o atribución administrativa. Si la Oficina de Marcas pretendía una revisión de sus actuaciones de oficio, procedía la nulidad, conforme a los artículos 120 y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo actuado en esa providencia, configura todas las violaciones anteriormente señaladas puesto que, dichas normas de procedimiento señalan que; “Artículo 120. …, la Administración, solamente podrá revisar de oficio sus propios actos que declaren o reconocen derechos, con arreglo a lo que disponen los Artículos siguientes.- Artículo 121. El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la Ley siempre, que no aparezca firme y consentido. Podrá revocarlo o modificarlo cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que, de haber existido a la razón, el acto no habría sido dictado. También podrá revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta.” En este caso la Oficina de Marcas utiliza una figura jurídica que no existe y tampoco concurre ninguna de las circunstancias expresada en los artículos antes señalados.

4. Notificaciones defectuosas: Como consta en autos, la oficina de marcas en violación del debido proceso, en fecha 16 de octubre de 2016, maliciosamente nos notifica por tabla de avisos la providencia con fecha 14 de octubre de 2019, faltando a la aplicación de los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo: ARTÍCULO 87.- Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de su fecha; las providencias cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos (2) días.”.- “ARTÍCULO 88.- La notificación personal o electrónica se practicará mediante envío o entrega de copia íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente el acto dentro de los plazos establecidos en el Artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos de Despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución.” -subrayado nuestro- Y cómo se puede observar en el caso que nos ocupa, la Oficina de Marcas tableo a mi representada, podríamos decir al 1.5 días después de la notificación, evidenciado el abuso de autoridad y la malicia. No así, con esta oficiosidad y diligencia, la notificación de otras providencias en el mismo expediente.

5. Carácter de Parte Interesada de mi Representada: De esta forma, se ha tratado de privar a mi representada de la posibilidad de intervenir en el procedimiento y, por tanto, de ser oída en el mismo, lo que, como he declarado en reiteradas ocasiones, una vulneración de sus derechos constitucionales, que denunciamos mediante el presente incidente de nulidad de actuaciones, porque esta es la primera oportunidad procesal que tenemos de poner de manifiesto dicha vulneración. De acuerdo con el artículo 55 de la LPA “Se consideraran parte interesada en el procedimiento, los titulares de derecho subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquéllos a quienes pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se personen en el procedimiento administrativo espontáneamente…” pero es que, además, el carácter de interesada de mi mandante también deriva de la aplicación del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial que señala que “A petición de toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta, o de oficio, se puede declarar la nulidad del registro de una marca, incluyendo una indicación geográfica o denominación de origen, si se demuestra que fue efectuado en contravención de los Artículos 83, 84 y 127..” Y,   como   hemos   indicado,   en   mi   representada concurrían tales circunstancia

NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA

1. Omisión de objeciones para favorecer a ………..: La Oficina de Marcas, desde la admisión sin objeciones de la solicitud de marca “…… ……………… ……………..”, ha tratado de favorecer a la empresa ……………. sin que su apoderado ejerza una representación activa, omitiendo que mi representada es titular exclusiva del término “………………”, lo cual era suficiente causal de negativa, al corresponder al uso de palabras que forman parte de la marca registrada, que se dedica a la fabricación o comercio de los mismos productos; obviando toda semejanza entre la marca que se pretende registrar y la ya registrada, siendo esta similitud fonética total de la denominación relevante en común, con fin preconcebido de imitar, la marca ya registrada, habiendo razones aceptables para que este nuevo fabricante no deba usar en su marca, elementos iguales o parecidos de la marca de mi representada que ampara productos de la misma clase, para dar lugar a confusión o interferencia de una marca con otra. 

2. Infracción de la Ley de Propiedad Industrial: Lo actuado por la Oficina de Marcas, fue efectuado en contravención de los artículos 83, 84 y 127, desde la admisión de la solicitud registro, en virtud de los artículos 83 numeral 9 y 83 numeral 1 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que mi representada es propietaria de la marca “………………” y la adición de la marca contrapuesta del término profesional “……………… ……………..” engaña a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo; haciendo ver el producto de mi representada como de menor valor o calidad. Todo lo anterior, porque dicha marca contrapuesta se asemeja y crear confusión gramatical y fonéticamente a la marca registrada de mi representada, y distingue los mismos productos.

3. Riesgo de confusión: El sistema de marcas, ha sostenido que los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad, de tal forma, no es registrable este signo confundible contrapuesto ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés de mi representada como titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

4. Respecto de los Productos: Teniendo en consideración que los productos que distinguen los signos bajo análisis, distinguen son los mismos, se emitió la resolución, sin tener el grado de confusión que pueden producir e inducción al público a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir, ya que la marca contrapuesta solo presenta como componente distintivo el término “PROFESIONAL” que no le otorga una distintividad real al signo solicitado y la denominación importante “………………” está contendida en la marca opositora, al ser adquirida podría darse la equivocada creencia que está adquiriendo un producto elaborado por mi representada, lo cual se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas los artículo 83 y 84 de la Ley precitada.

5. Examen Comparativo: En virtud que el consumidor no puede comparar ambos signos simultáneamente, al comparar, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público, las semejanzas y no las diferencias, ya que la capacidad de diferenciación del público dependerá de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el presente caso, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 3 de la clasificación oficial, resulta razonable asumir que el público consumidor prestará una especial atención al momento de adquirirlos, ya que su elección dependerá por su clase de productos de higiene personas (Que ganan la atención especial de los usuarios por su naturaleza) y al momento de efectuar una elección, se tendrá en consideración la calidad y el costo del producto.

La impresión en conjunto de signos denominativos se determina por su aspecto fonético porque, por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente, ya que el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y en el caso concreto, atendiendo que tanto la marca registrada cuya nulidad se pretende “………………” y la marca registrada con anterioridad “……………… ……………..” son denominativas, y si bien existe una  denominación compuesta por más de un término “…… ……………… ……………..”, es claro que un  elemento predomina sobre el otro “………………” y sirve para determinar la impresión en conjunto, ya que son iguales y por tanto contienen el mismo elemento relevante, provocando confusión al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos porque se trata de los mismos. En este caso, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto, en la creencia que se trata del producto, servicio o establecimiento del competidor en este caso mi representada.

El riesgo de confusión es directo y por lo tanto, aun cuando el público consumidor logre percibir pequeñas diferencias fonéticas, el hecho que los signos compartan la palabra “………………” para distinguir los mismos productos, inducirá al público consumidor a creer que la marca “…… ……………… ……………..” constituye una variación de la marca registrada con anterioridad de mi representa “………………” , o una nueva línea de los productos que distinguen dicho marca contrapuesta, lo que provoca un riesgo de confusión directo, que evidencia la procedencia de la acción de nulidad, en virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el otorgamiento de la marca “…… ……………… ……………..” para distinguir productos de la clase 3, se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en los artículos 83 y 84 de la Ley aplicable y el Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 10 bis numeral 3, que señala que en particular deberán prohibirse: “1 . cualquier acto capaz de crear una confusión, …, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. …; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente escrito en los artículos: 80, 82, 88, 90, 205, 321 de la Constitución de la Republica; 10 numeral 3 de la Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, 34, 35, 43, 45, 46, 48, 55, 87, 88, 120 y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 80, 83, 84, 105, 127, 143 Ley de Propiedad Industrial,

PETICION

Por ello, a la oficina de marcas PIDO:

• Admitir el presente escrito, en atención a lo expuesto en el primer motivo de este escrito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, SOLICITO LA SUSPENSIÓN DE LA EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN dictada en el presente procedimiento mientras se resuelve la nulidad de actuaciones.
• Seguidos sus trámites, se declare la nulidad de actuaciones y del procedimiento, a partir de la providencia de ….. de ……. de ……..
• Subsidiariamente o en su defecto, se declare la nulidad del registro de marca y la RESOLUCIÓN No. ……….. de fecha …… de …….. de ………, que otorga dicho registro, en base al motivo segundo antes expuesto

En definitiva, resolviendo lo que en derecho corresponda.

Tegucigalpa M.D.C., ……… de ……… de ………..