SE PRESENTA RECURSO DE APELACION
SEÑOR REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
…………………………., mayor de edad, soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo No. ………….., hondureño y de este domicilio, actuando en representación de la sociedad mercantil denominada ……………………………., como consta en el expediente relacionado en esta manifestación, con todo respeto comparezco ante Usted a presentar RECURSO DE APELACIÓN en el expediente relacionado del proceso de inscripción de la marca de nuestra representada “………………………..” (Clase ……….), con fundamento en los hechos y consideraciones siguientes:
HECHOS
- En fecha …….. de …….. de …………. y en nombre de mi Representada, se presentó solicitud de Registro de la marca de fábrica denominada “………………” (Clase …), la cual fue admitida bajo el número de expediente relacionado.
- Llevado a cabo en el examen de fondo, esta Oficina de Registro, en fecha …… de …… de …………, resolvió que, respecto de la solicitud de Marca de Fábrica, se encontró que: “Hay en similitud con la marca en trámite con expediente No. ………., denominada ………….”. solicitada por la empresa ……………………… y la cual, a solicitud de mi representada, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Propiedad Industrial se caducó en sus trámites.
- En fecha …… de …… de ….., la marca opositora presento solicitud de registro número ……………….. «………………..» (Clase …..), inicialmente presentada oficiosamente a favor de la empresa denominada ……………………, 11 meses después que presentáramos a favor nuestra representada la solicitud No. …………. el ……..de ……….. de ………..
- Posteriormente la marca opositora presento formal oposición, la cual fue resuelta, con lugar mediante Resolución No. …………. de fecha …….. de …… de ……….
- En fecha …….. de …….. ………, presentamos Recurso de Reposición el cual, la Oficina de Registro de Propiedad Industrial, emitió la Resolución identificada bajo el No. ………… de fecha …….. de …….. de ………, en la cual resuelve entre otros: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición No. ………….. interpuesto en fecha …… de ……….. del ……….., por el Abogado ……………… actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil …………………………., contentiva de la Marca de Fábrica denominada ……………….. clase internacional (……..), en virtud que se realizó un nuevo estudio de las marcas de fábrica ……………….. solicitada bajo No……….. en fecha …… de ……… del ……., en la clase internacional ( …….), la cual se encuentra solicitada, a favor de la Sociedad Mercantil …………………………., con la marca ……………….. solicitada bajo No. ……. en clase internacional (……) en fecha …… de …… del ….., propiedad de ……………….….., y al hacer una comparación exhaustiva se deduce que, si bien es cierto ambas marcas son idénticas en su composición denominativa y en los productos a proteger, también es cierto que el opositor demostró ante esta Oficina de Registro un uso anterior de la· marca en el territorio nacional, aunado a la presentación de la solicitud de su marca en fecha anterior al día de la presentación de la oposición, cumpliendo lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.- SEGUNDO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución No……. de fecha …… de …….. del …….., emitida por esta Oficina de Registro.- SEGUNDO: Que se confirma en todas y cada una de sus partes, la Resolución No. …….. de fecha …… de ……. del ……, en virtud de no haber nuevos elementos que modifiquen la resolución recurrida.- TERCERO: …”. La cual nos fue no notificada, mediante Cedula de Notificación el …..de …….. del presente año.
RESUMEN DE LA INFRACCIÓN
- Conforme al articulo 35 de la Ley de Procedimiento administrativo, este acto es anulable, ya que se incurre en infracción del ordenamiento jurídico, al no valorar correctamente la prueba como parte esencial del principio del debido proceso, legalidad y tutela efectiva; al ser evidente la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto.
- La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 80, señala entre otros que: “El registro de una marca se concederá, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de derechos de terceros, a la persona que primero presente la solicitud correspondiente.” -subrayado nuestro-, como lo señala la premisa de derecho “El primero en tiempo, es primero en derecho.”
- La Ley previamente citada en su artículo 90, advierte que “Toda oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente si el opositor no acreditara haber solicitado previamente al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca usada.”, en el caso que nos ocupa la solicitud de la marca opositora fue presentada posterior a la de mi representada.
- El artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, advierte que: No podrán ser registrados como marcas, los signos que éste comprendido en alguna de las prohibiciones siguientes: “1) Sea idéntico, o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente a una marca registrada o en trámite de registro en Honduras, solicitada por un tercero desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue;.- 2) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión visual o gramatical o fonéticamente, a una marca no registrada pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue;.- 3) …” -subrayado nuestro-, por lo cual es procedentes denegar el registro de la marca opositora, ya que la marca de mi representada se presentó con prelación y no se acredito mejor derecho.
CONSIDERACIONES
PRIMERO: RESOLUCION INCONGRUETE Y NULIDAD: Al darle lectura a la resolucion planteada, lo que sirve de fundamento de la oficina de marcas, motivacion, valoracion de la prueba y análisis de la mismas, no se apegan a la sana critica, que proboca contradicciones en el fondo y vulnera la validez de lo resuelto.
Conforme al articulo 35 de la Ley de Procedimiento administrativo, este acto es anulable, ya que se incurre en infracción del ordenamiento jurídico, al no valorar con sana critica la prueba como parte esencial del principio del debido proceso, legalidad y tutela efectiva; haciendo evidente la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto.
- Por una parte, la administracion señala en su resuelve primero que: “…es cierto que el opositor demostró ante esta Oficina de Registro un uso anterior de la· marca en el territorio nacional,..” sin embargo no desconocemos a que pruebas se refiere exactamente ya que no hace ninguna relación a la prueba presentada.
- Si bien la parte opositora, presento una serie de documentos, al evacuar los mismos la Superintendencia de Recursos podra notar que: a) No prueban el uso la marca en Honduras antes de la presentacion de la marca de mi representada (….de ……. de ……..), b) La mayoria de documentos son posteriores a la presentacion de la marca de mi representada, c) No hacen relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora, d) No cumplen los requisitos de documentos fiscales, de acuerdo a la Leyes y Reglamentos vigentes actualmente y el Reglamento vigente en el 2016 por la fecha de algunas facturas, como señalamos puntualmente con cada documento:
- Factura No: ……… (Folio …….) de fecha …… de ……. de …., carece del nombre completo, RTN del comprador y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….. y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No: No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….. y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No: No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….. y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No: No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….., carece de nombre de cliente, RTN del cliente y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No: No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….., carece de nombre de cliente, RTN del cliente y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No: No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….., carece de nombre de cliente, RTN del cliente y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura No. No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….., carece de nombre de cliente, RTN del cliente y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Declaración Aduanera (Folio ……….) es de fecha ……. de …… de …… y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura Extranjera No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….. y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Declaración Aduanera (Folio ………) es de fecha …… de …… de …… y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Factura Extranjera No: ………… (Folio ……..) de fecha ….. de …….. de …….. y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Folios 112 y 113 se repiten de la Factura Extranjera NO. ………. (Folios …), también son de fecha de …… de …….. de …… y no hace relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Se podrá observar que las facturas del año …….. carecen de requisitos formales y nos son válidas de conformidad al artículo 42 del ACUERDO 189-2014, de la Secretaría de Finanzas, publicado en “La Gaceta” NUM. 33,407 del 21 DE ABRIL DEL 2014., que aprueba el REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS, que literalmente dice “ARTÍCULO 42. REQUISITOS A SER COMPLETADOS AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA, BOLETA DE VENTA, RECIBO DE ALQUILER, RECIBO POR HONORARIOS, COMPROBANTE DE RETENCIÓN, NOTA DE CRÉDITO Y NOTA DE DÉBITO.
1) Factura: Cuando la venta se realice a contribuyentes que requieren sustentar crédito, costos o gastos:
- Apellidos y nombres, Razón o Denominación Social del comprador o usuario, según corresponda;
- Registro Tributario Nacional del comprador o usuario;
- Descripción detallada del bien vendido o tipo de servicio prestado;
- Cantidad de unidades vendidas;
- Valor unitario del bien vendido o tipo de servicio prestado;
- Discriminación de los valores exentos y sujetos a tasa cero, cuando corresponda;
- Subtotales sujetos a los impuestos discriminados por tarifa, tasa o porcentaje;
- Discriminación de los impuestos por tarifa, tasa o porcentaje;
- Signo o denominación literal de la Moneda Nacional Lempira;
- Importe total literal y numeral de la operación realizada;
- Fecha de emisión.
- Cuando la venta se realice a consumidores finales:
- En el espacio destinado a señalar los apellidos y nombres, Razón o Denominación Social del comprador o usuario, deberá consignarse obligatoriamente “CONSUMIDOR FINAL”;
- Descripción detallada del bien vendido o tipo de servicio prestado;
- Cantidad de unidades vendidas;
- Valor unitario del bien vendido o tipo de servicio prestado;
- Signo o denominación literal de la Moneda Nacional Lempira;
- Importe total de la operación realizada; y,
- Fecha de emisión.
- Se podrá observas que facturas del año ……..: A) Se presentaron posterior a la presentación de la solicitud de marca de nuestra representada en fecha ……. de ……. de ……… y B) Carecen de requisitos formales y nos son válidas de conformidad al artículo 11 del ACUERDO No. 481-2017, de la Secretaría de Finanzas, publicado en “La Gaceta” NUM. 34,413 del 10 DE AGOSTO DEL 2017, que aprueba el REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS, que literalmente dice: “ARTÍCULO 11. REQUISITOS A SER COMPLETADOS AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA.
- Cuando la venta de bienes y/o prestación de servicios se 1. realice a Obligados Tributarios que requieren sustentar crédito fiscal en el caso de compras gravadas, costos o gastos, en la factura debe consignarse los requisitos siguientes:
- Nombres y Apellidos, Razón o Denominación Social a) del cliente, según corresponda;
- Registro Tributario Nacional del cliente;
- Fecha de emisión.
- Descripción detallada del bien vendido o del servicio prestado;
- Cantidad de unidades de bienes vendidos;
- Valor unitario del bien vendido o del servicio prestado;
- Discriminación de los valores exentos, exonerados y de los gravados con alícuota cero, cuando corresponda;
- Subtotales sujetos a los impuestos discriminados por tarifa o alícuota;
- Discriminación de los impuestos por tarifa o alícuota;
- Denominación literal de la Moneda Nacional Lempira o símbolo (L), manual o impreso;
- Importe total en números y letras de la operación k) realizada; y,
- Cuando la venta se realice a consumidores finales:
- Nombres y Apellidos, Númerode identificación o consignar la leyenda “CONSUMIDOR FINAL”; salvo lo establecido en el último párrafo de este Artículo;
- Se podra observar que las facturas extranjeras o documentos extranjeros, asi como las declaraciones aduaneras, son posteriores a la presentacion de la solicitud de la marca de mi representada o no hacen relacion a la denominacion exacta de la marca que presente defender la parte opositora.
- Se podra observar que la Oficina de Marcas en el resuelve “SEGUNDO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución No……… de fecha ….. de ……..del ……, emitida por esta Oficina de Registro.” Cuya resolución no consta o no es parte del expediente de mérito.
SEGUNDO: ANALISIS DE FONDO:
- Consideramos que en Honduras se aplica el sistema atributivo y de territorialidad, y nuestra representada quien solicita el registro con prelación, no conocía o debía conocer que la marca estaba siendo supuestamente vendida en menores cantidades por un tercero en Honduras, durante la tramitación de la solicitud de nuestra representada, el uso debe ser previo y ser acreditado fehacientemente, siendo la mayoría de los documentos presentados del …….
- La marca no es notoria, lo cual se evidencia con las pruebas que no demuestran adecuada difusión y prestigio, y, por tanto, un comerciante no está obligado a conocer su existencia, sobre todo cuando la mayoría de los documentos que acredita son del ……. después que mi representada solicitara el presente registro.
- La parte opositora no ha demostrado facturación con las formalidades legales y suficiente volumen de inversión en campañas publicitarias, por tanto, cualquier o el público consumidor puede ignorar la preexistencia de cualquier marca que carezca de estos elementos.
- En relación a lo anterior los motivos de oposición pueden ser absolutos y motivos relativos, sin embargo, en el caso de mérito, consideramos que la parte oponente no ha enmarcado su oposición en un motivo claro, ya que únicamente y presuntamente a vendido productos con ese nombre en Honduras; no es una marca anterior; no acredita una solicitud anterior de marca; no es una marca notoriamente conocida; no es una marca preventiva registrada; no es un nombre comercial; entre otros.
- La Solicitud de Registro número ……………….., inicialmente presentada oficiosamente a favor de la empresa denominada ………………., fue presentada el ……. de ……. de …….., 11 meses después que presentáramos la solicitud No. …….. el …… de …….. de ……. a favor de nuestra representada. De tal forma, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 80, señala entre otros que: “El registro de una marca se concederá, bajo la responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de derechos de terceros, a la persona que primero presente la solicitud correspondiente.” -subrayado nuestro- En tal sentido es evidente por meses de diferencia que nuestra representada le corresponde el derecho de registro, como lo señala la premisa de derecho “El primero en tiempo, es primero en derecho.”
- El opositor señala en su oposición, el uso previo de la marca y literalmente señala que “el signo distintivo que ha estado previamente en uso en Honduras desde hace muchos años anteriores a la solicitud de registro de la contraparte” sin embargo en las facturas que presentan son invalidas de acuerdo a las normas tributarias, la mayoría son del ……., incluso después que mi representada presento la solicitud de la marca.
- Por otro lado, el artículo 81 de la Ley precitada, señala que: “Para los efectos de la presente Ley se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que con ellas se distinguen han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado nacional;…” lo cual de forma definitiva no ha logrado acreditar la parte opositora.
TERCERO: MEJOR DERECHO:
Consideramos conforme a los documentos que no pueden ser considerados, que el oponente no demuestra el mejor derecho sobre la marca que ha solicitado, ya que no demuestra que ha usado el signo anteriormente, y no resulta probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del oponente o con violación de una obligación legal o contractual que mi representada tenga respecto de la parte opositora.
Ya que, para considerar afectado el mejor derecho, este se produce no sólo cuando quien solicita el registro de marca -que supuestamente venía siendo usado por la parte opositora- pretenda beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro de marca, la actuación de la parte opositora que venía utilizando el signo; lo cual no concurre en estas circunstancias, ya que mi representada no pretende beneficiarse de la marca de la parte opositora, puesto que no es un marca notoria en el país ni en el circulo correspondiente, ni pretende obstaculizar ningún mejor derecho; ya que la parte opositora no acredita el uso previo de la marca.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundo el presente Recurso en los Artículo 80, 108, 331 y 339 de la Constitucion de la Republica; 1, 2, 3, 80, 83, 84, 90 y demás aplicables de la Ley de Propiedad Industrial; 1,19, 35, 46, 54, 56, 61, 64 y demás aplicables de la Ley de Procedimientos Administrativos;, 21, 22 y 23 de la Ley del Instituto de la Propiedad.
PETICION
A la Superintendencia dde Recursos del Instituto de la Propiedad, respetuosamente, PIDO:
- Admitir el presente Recurso, en relación a la Resolución recurrida, de la Dirección General de Propiedad Intelectual, Oficina de Registro de Propiedad industrial.
- Darle el trámite legal correspondiente, declarando con lugar el presente recurso y permitiendo a mi Representada la continuacion del proceso de registro de la marca solicitada con su diseño.
- En todo lo demás proceder y resolver conforme a derecho, sin menoscabo de los derechos, criterios de aplicación, Ley nacional, Tratados y Convenciones Internacionales.
Tegucigalpa, M.D.C., …… de ………, de …….
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